韬安荐案丨知识产权侵权适用惩罚性赔偿时继续侵权的认定
点击上方 蓝字关注我们
原告：
平衡身体公司（BALANCED BODY INC.）（以下称平衡身体公司）
被告：
永康一恋运动器材有限公司（以下称永康一恋公司）
审理法院：
上海市浦东新区人民法院
案号：
（2018）沪0115民初53351号
审结时间：
2019年9月6日
案由：
侵害商标权纠纷
裁判结果：
一、被告永康一恋公司于本判决生效之日起立即停止实施侵害原告平衡身体公司第17787572号注册商标专用权的行为;
二、被告永康一恋公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告平衡身体公司经济损失和为制止侵权行为所支付的合理开支共计人民币300万元。
韬安荐案语
· 本案系最高人民法院发布的2019年中国法院10大知识产权案件之一，是探索适用知识产权侵权惩罚性赔偿的重要案例。
焦点关注
实践中对于主观要件“故意”的认定，须结合侵权人具体行为。2021年3月3日生效的《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（简称《解释》）第三条中规定了人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权“故意”的五种客观情况，其中第一种情形为被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为。实务中，对该种情形可以从以下两个方面把握：（1）权利人或者利害关系人进行过通知、警告；（2）被告在通知、警告后仍继续实施侵权行为。
“通知、警告”要件实质是确定被告主观上具有知道或应当知道其行为系侵犯他人知识产权的故意。通过分析近几年适用知识产权惩罚性赔偿的案件，可以发现“通知、警告”的方式不仅包括一般的通知、警告，还可以进一步包括以行政、司法手段告知的方式。一般的通知、警告是指原告或权利人通过律师函、声明、侵权告知书等形式告知被告其行为涉嫌侵犯原告的知识产权并要求被告立即停止侵权行为的方式。本案中原告即通过发送侵权警告函邮件的方式告知被告存在侵权行为。行政、司法手段则可以包括行政机关在商标（专利）授权程序中曾因在相同或类似的商品上存在相同或近似的在先商标驳回被告的商标注册申请或者宣告其商标权无效或因存在在先专利或现有技术驳回专利申请或宣告专利权无效；对被告的侵权行为曾作出行政处罚；作出认定侵权的民事判决等。上述方式均构成被告对其侵权行为的主观上的明知或者应知。则若被告仍继续实施侵权行为，则符合适用惩罚性赔偿原则的“故意/恶意”情形，亦可以构成“情节严重”之要件。
其实，更值得探讨的是权利人的通知或者警告是否应与被告实施的继续侵权行为的对象同一。鉴于通知、警告要件是构成被告对其侵权行为主观故意的前提，故原则上继续侵权的对象应当与权利人通知的知识产权具有一致性[1]。但实践中仍存在例外的可能性，如本案尽管被告实施继续侵权行为的产品与曾经被通知、警告侵权的产品不同，但由于双方生产的产品类别相同，被告曾因侵权与原告达成过和解协议，并承诺不再侵权，则被告应对原告的注册商标、产品施以更高的注意义务，在此情况下，被告仍全面摹仿原告商标并将其使用于与原告产品相同的位置，其侵犯原告商标权、攀附原告商誉的主观意图十分明显，因而法院认定被告存在侵权恶意。故在判断对继续侵权对象与通知、警告侵权行为的对象是否应同一时，需要结合具体案件的情况综合判断。
案件回放
原告平衡身体公司起诉称，其作为 “MOTR”商标的注册人，也是全球从事运动器材生产销售的知名厂商。被告永康一恋公司未经合法授权，在某展览会上推销使用了涉案商标的健身器材，并通过微信商城等多种方式进行实际销售，构成商标侵权。同时被告在2011年侵犯原告知识产权后，又重复侵权，故原告主张对被告的恶意侵权行为适用三倍的惩罚性赔偿。原告平衡身体公司请求法院判令被告停止侵权、赔偿经济损失300万元。
被告永康一恋公司答辩称，“MOTR”商标为“movement on the roller”的英文首字母缩写，因其产品使用方式符合“在滚轮上的运动”的中文含义，涉案商标属于对产品功能、用途的描述，不具有显著性；“MOTR” 标识系涉案普拉提滚筒产品的通用名称，因此被告使用该标识属于正当使用行为。同时原告在涉案商标注册后，未在国内以盈利为目的而使用涉案商标，涉案商标无法与原告之间建立唯一对应的关系。再者被告公司经营规模小，不存在大量生产、销售的行为。被告永康一恋公司请求法院驳回平衡身体公司全部诉讼请求。
（二）事实经过
原告平衡身体公司系1993年8月注册于美利坚合众国加利福尼亚州，主要从事运动器材的生产销售、健身课程的推广。原告系第17787572号“MOTR”商标的注册人，该商标有效期自2016年10月14日至2026年10月13日。
原告通过与国内健身器材销售商及健身机构合作的方式进行产品的推广和销售，其涉案普拉提滚筒产品及产品宣传册上均标有“MOTR”标识和“balanced body”标识。2016-2018年期间，原告多次通过微信公众号、搜狐网以及杂志对“MOTR”品牌做了宣传报道。
2018年3月14-16日，被告在上海举行的2018第五届中国（上海）国际健身、康体休闲展览会销售使用“MOTR”商标的健身器材。同时，被告还通过微信商城和工厂现场的售卖方式推销上述健身器材。被告使用的“MOTR”商标与原告的涉案商标标识完全相同，且商品类别与原告涉案商标核定使用的商品相同。
2011年7月，原告曾通过邮件向被告发出过侵权警告函，称永康一恋公司在西班牙宣传销售的一系列产品侵犯了原告享有的专利权和商标权，要求其立即停止侵权并支付相应赔偿金。2012年2月，被告与原告签订了和解协议，并承诺“不会制造、出口、进口、储存、广告宣传、销售或营销任何拥有上述工业产权的产品，今后也不会直接、间接或者通过人员或公司持有股份或未来可能持有股份的任何公司从事任何可能侵犯或妨碍BALANCED BODY在该等工业产权保持有效的国家所拥有的工业产权的活动”。
（三）裁判要旨
法院认为，被告生产、销售的普拉提滚筒产品，与原告第17787572号注册商标核定使用的“锻炼身体肌肉器械、体操器械、手动操作的健身器材（锻炼身体器械）、用于瑜伽和体育健身活动的弹力带”属相同商品；被告在上述产品及为配合产品销售而向消费者提供的产品手册等处使用的“MOTR”标识与原告主张权利的“MOTR”商标相比，二者的读音、文字构成和排列顺序完全相同，构成相同商标。同时涉案“MOTR”商标为臆造词具有较强的显著性，且经过原告及其合作商家的持续使用和广泛宣传，已经能与原告之间建立唯一对应的关系，因此被告抗辩“MOTR”商标不具有显著性的理由不予采纳。被告对“MOTR”标识的使用行为属于在同一种商品上使用与注册商标相同的标识的行为，侵犯了原告的注册商标专用权。
法院认为，被告使用标识与原告权利标识完全相同，且二者使用于相同产品的相同位置，此种全面模仿行为足见被告侵犯原告商标权、攀附原告商誉的意图十分明显。同时被告曾在2012年侵犯了原告知识产权，经原告发送警告函后，双方签订和解协议，被告明确承诺不再从事侵权活动，但时隔几年后，被告再次侵犯原告知识产权。此种不信守承诺、无视他人知识产权的行为，是对诚实信用原则的违背，侵权恶意极其严重。再者被告经营规模较大、产品销售渠道多、涉及地域广，侵权行为影响较大。最后被告产品存在质量问题，会使得消费者误购并认为原告产品存在质量问题，给原告带来商业信誉的负面评价，侵权后果严重。综上，被告的主观恶意明显、侵权情节严重，应当适用三倍的惩罚性赔偿比例。
理论荟萃
实践中对于主观要件“故意”的认定，须结合侵权人具体行为。在2021年3月3日生效的《解释》第三条中规定了人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权“故意”的五种客观情况，其中第一款规定了被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的情形。对于通知、警告的侵权对象与继续实施侵权行为的对象是否同一的问题，张书青法官认为重复侵权中两次侵权行为的侵权主体和侵权产品应当一致[5]；马莉莉法官、邹卫强老师认为，原则上其继续或再次侵权的对象应当与首次侵犯的知识产权具有一致性，但也存在例外，例如当知识产权人有多项权属，侵权人再次侵权但是侵犯的对象是权利人的其他知识产权，此时如果权利人有证据证明侵权人主观是明知权利人的多项权属，仍然可以认定侵权恶意[6]。
类案索引
广东省高级人民法院再审认为：
恶意是行为人的主观状态，属于“明知"仍故意为之。在本案中，首先，华升公司作为同一地区同一行业的经营者明知欧普公司及其商标所享有较高的知名度和美誉度，但其仍故意模仿、使用多个与欧普公司驰名商标近似的商标，且使用在相同商品上，主观恶意明显。其次，华升公司在申请注册“欧普特"商标时，显然已经充分知晓“欧普特"商标不能用在第11类商品上。但在本案中，华升公司仍然故意将其注册在第21类的“欧普特"商标跨类别地使用于第11类的灯类商品上，可见华升公司侵犯欧普公司商标权、攀附欧普公司商誉的主观意图明显。据此，足以认定华升公司属于恶意侵犯商标专用权情形。
案例2：株式会社普利司通与梁山水浒轮胎有限公司、武进区湖塘丰民汽摩配件总汇侵害商标权纠纷案[8]
江苏省苏州市中级人民法院一审认为：
普利司通的轮胎产品至少在上世纪80年代就进入中国市场，并逐步形成极高的市场知名度。水浒公司从事轮胎生产、销售，其申请“
「 往期文章 」
最高人民法院出台知识产权惩罚性赔偿司法解释 依法惩处严重侵害知识产权行为
最高法相关部门负责人就《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》答记者问
从《唐宫夜宴》“撞脸”《国家宝藏》风波事件，来看电视节目版权保护问题
……
球分享
球点赞
球在看